(2a Parte) [15/08/2016].
Estimados clientes y amigos:
En seguimiento a nuestra nota del 14 de junio del presente, las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la “Ley de la Propiedad Industrial” (LPI), entrarán en vigor el 30 de agosto de 2016, es decir, 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha de su publicación (1º de junio de 2016). Dichas reformas se refieren al Sistema de Oposición de Marcas y por consiguiente a la implementación de la “Fase 2” del sistema de “Marca en Línea” así como importantes reformas al “Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial” (RLPI), adecuaciones a la página de Internet del “Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” (“IMPI”) denominado (“Marcanet”) y la emisión de acuerdos administrativos con los cuales se justifica, fundamenta y describe la operación de la “Marca en Línea”.
Como se ha mencionado ya, con la reforma se busca:
Que los titulares de marcas ya registradas en México puedan oponerse también a marcas de solicitantes extranjeros.
Brindar mayor seguridad jurídica al procedimiento de registro de un signo distintivo.
Promover la solicitud de registro de marcas y proteger la propiedad industrial.
Atender de forma eficiente y oportuna el creciente número de solicitudes de marca (se estima que en 2016, llegará aproximadamente a 160,000)
El Sistema de Oposición permite a terceros y personas físicas o morales que tengan un interés legítimo, proporcionar información y en su caso, pruebas, para el examinador de marcas, antes de que la autoridad otorgue algún registro. La oposición debe basarse en cuestiones de fondo, principalmente si una marca pudiera considerarse contraria al orden público, moral o buenas costumbres (artículo 4º de la LPI) o si se estima que la marca pudiera encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 90 de dicho ordenamiento que enuncia lo que no puede ser registrado como marca.
Como ya lo hemos explicado, el IMPI no estará obligado a pronunciarse sobre la Oposición ni emitirá una resolución al respecto. Asimismo, el IMPI podrá tomar o no en consideración los argumentos, lo cual deberá de comunicarlo al solicitante y al oponente.
Por ende, tampoco podrá interponerse ningún recurso de impugnación, por lo que el Procedimiento de Oposición no implica dilación en el proceso de registro de una marca.
Una vez que el examinador procede a realizar al examen de fondo y emite el título de marca o la negativa en su caso, el IMPI deberá informarla al oponente. Si pese al Procedimiento de Oposición el oponente no logra convencer al IMPI de negar la solicitud de marca, el afectado podrá demandar la nulidad del registro de marca con base en los supuestos establecidos en el artículo 151 y siguientes de la LPI.
En realidad el Procedimiento de Oposición complementa el proceso de examen de una marca previo a su registro, por lo que los elementos aportados por el oponente pueden ser útiles para el examinador, pero no son vinculantes, ya que el examinador analiza la marca conforme a la Ley y los criterios establecidos por los tribunales.
Es por lo anterior que en la presente reforma, no se modifica en nada ni se sustituye lo relativo a la NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO, de la LPI, así como lo establecido en el TÍTULO SEXTO, DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y en específico el CAPÍTULO II, DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA y el CAPÍTULO III, DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, del ordenamiento mencionado y disposiciones reglamentarias.
En realidad la adopción del Sistema de Oposición en la legislación Mexicana, es un filtro adicional que trata de prevenir y reducir el número de solicitudes de nulidad de una marca y por ende, hacer más eficiente la función del IMPI y de los tribunales en última instancia, puesto que se evitará o cuando menos decrecerá la expedición de títulos por error o inadvertencia del IMPI que podrían invadir derechos previamente concedidos o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.
Adicionalmente, la adopción de este Sistema de Oposición, también pretende disuadir la solicitud y el uso de marcas similares o que se presten a confusión respecto de otras ya registradas.
Con la presente reforma el IMPI:
Editará en forma diaria en formatos PDF. y XML. la “Gaceta de Propiedad Industrial” (la “Gaceta”), en la que se harán las publicaciones a que se refiere la LPI y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen (incluyendo los registros de marca solicitados).
Los solicitantes podrán compaginar sus datos y sistemas electrónicos de vigilancia y monitoreo de sus marcas con la información publicada diariamente en la “Gaceta”. De esta forma podrán estar atentos a situaciones que pudieran invadir sus derechos, para que en su caso, realicen o atiendan los Procedimientos de Oposición necesarios que protejan sus intereses.
En tanto, los actos que consten en la "Gaceta", surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.
Los terceros interesados podrán presentar su oposición en el plazo de un mes improrrogable a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la “Gaceta” con la intención de que dicho Procedimiento de Oposición sea corto y expedito, sin la posibilidad de suspender la Oposición para entablar negociaciones, brindando mayor seguridad jurídica a los oponentes y a los mismos solicitantes de un registro.
El solicitante también contará, sin que sea obligatorio, con un mes improrrogable a partir de que surta efectos la notificación (publicación realizada en la “Gaceta”), para que en su caso, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo expuesto por el oponente. No es necesario pagar derechos para presentar la contestación a una oposición.
La Oposición a un registro, deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. El importe de dicho pago, se publicará en la página del IMPI y se estima será de alrededor de $4,332.00 pesos
La Oposición a la solicitud de un registro, no suspenderá el trámite de dicho registro, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte y tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el IMPI sobre la solicitud.
Con el Procedimiento de Oposición, tanto el oponente como el solicitante podrán argumentar conforme a sus intereses y ambas manifestaciones podrán servir al examinador para determinar si concede o no el registro de un signo distintivo.
De forma inicial, el IMPI recomienda que la oposición sea solo presentada con base en argumentos y no pruebas.
Con el Procedimiento de Oposición se permite que los solicitantes y los terceros perjudicados tengan la posibilidad de proporcionar información y material al examinador, que de otro modo no estaría fácilmente disponible para un mejor y mas completo análisis de la marca.
El oponente deberá de acreditar su personalidad en términos del artículo 181 de la LPI.1
MARCA EN LÍNEA
Si bien el procedimiento de “Marca en Línea” existe desde hace algunos años (de las 140,000 solicitudes presentadas en 2015, 70,000 se hicieron en línea), con estas reformas, cabe destacar que no desaparece la posibilidad de seguir realizando la solicitud de registro de manera tradicional. Sin embargo, si se inicia el trámite de manera tradicional, todo el seguimiento y trámites subsecuentes hasta la obtención del registro deberán desahogarse de esa manera, y si se opta por realizar el trámite en línea, todo el procedimiento deberá sustanciarse de la misma manera.
Las novedades a partir de la reforma, consistirán en que:
Con la nueva fase, el trámite de una solicitud de marca se realizará de forma electrónica sin necesidad de presentar algún documento físico original.
El apoderado deberá de obtener la “FIEL” (Firma Electrónica Avanzada) para realizar estos trámites.
Asimismo, se incluye la posibilidad de realizar notificaciones en línea dentro de los 30 días siguientes a la emisión de los oficios.
Con la “Fase 2” se incorpora la posibilidad de iniciar por la vía electrónica el nuevo Procedimiento de Oposición.
Lo que si dejará de funcionar es la recepción de promociones por fax, a efecto de incluir un buzón electrónico que sustituya dichas funciones.
1La personalidad se acreditará con los documentos idóneos que señala dicho artículo. En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto. Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.
Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos de dicho artículo.