(1a Parte) [14/06/ 2016].
Estimados clientes y amigos:
El pasado 1º de junio de 2016, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la “Ley de la Propiedad Industrial” (LPI), siendo esta reforma la más importante en la materia en las últimas dos décadas y las cuales entrarán en vigor 90 (noventa) días naturales posteriores a la fecha de su publicación.
El objetivo de esta reforma, es modernizar y adecuar la legislación Mexicana, a los principios establecidos en el “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas” en lo relativo al Sistema de Oposición puesto que la mayoría de los miembros de dicho protocolo (y socios comerciales de México) cuentan con dicho sistema. Con la reforma, se busca que los titulares de marcas ya registradas en México puedan oponerse también a marcas de solicitantes extranjeros y brindar mayor seguridad jurídica al procedimiento de registro de un signo distintivo.
Para entender los alcances de esta reforma, brevemente explicamos en qué consiste el Procedimiento de Oposición en materia de signos distintivos:
El Sistema de Oposición permite a terceros y personas físicas o morales que tengan un interés legítimo, proporcionar información y en su caso, pruebas, para el examinador de marcas, antes de que la autoridad otorgue algún registro. La oposición debe basarse en cuestiones de fondo, principalmente si una marca pudiera considerarse contraria al orden público, moral o buenas costumbres (artículo 4º de la LPI) o si se estima que la marca pudiera encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 90 de dicho ordenamiento que enuncia lo que no puede ser registrado como marca.
Con la presente reforma el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) editará la Gaceta de Propiedad Industrial, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen (incluyendo los registros de marca solicitados) a fin de que los terceros interesados presenten su oposición en el plazo de un mes improrrogable a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en Gaceta (el cual resulta muy corto en comparación con otros países en donde incluso los plazos son prorrogables) con la intención de que el Procedimiento de Oposición sea corto y expedito, sin la posibilidad de suspender la Oposición para entablar negociaciones. En tanto, los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.
El solicitante también contará con un mes improrrogable a partir de que surta efectos la notificación (publicación realizada en la Gaceta), para que en su caso, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo expuesto por el oponente.
La Oposición a un registro, deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
La Oposición a la solicitud de un registro, no suspenderá el trámite de dicho registro, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte y tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el IMPI sobre la solicitud.
Con el Procedimiento de Oposición, tanto el oponente como el solicitante podrán argumentar conforme a sus intereses y ambas manifestaciones podrán servir al examinador para determinar si concede o no el registro de un signo distintivo. Con el Procedimiento de Oposición se permite que los solicitantes y los terceros perjudicados tengan la posibilidad de proporcionar información y material al examinador, que de otro modo no estaría fácilmente disponible para un mejor y más completo análisis de la marca.
Cabe mencionar que el IMPI no estará obligado a pronunciarse sobre la Oposición ni emitirá una resolución al respecto. Por ende, tampoco podrá interponerse ningún recurso de impugnación, por lo que el Procedimiento de Oposición no implica dilación en el proceso de registro de una marca.
Una vez que el examinador procede a realizar al examen de fondo y emite el título de marca o la negativa en su caso, el IMPI deberá informarlo al oponente. Si pese al Procedimiento de Oposición el oponente no logra convencer al IMPI de negar la solicitud de marca, el afectado podrá demandar la nulidad del registro de marca con base en los supuestos establecidos en el artículo 151 y siguientes de la LPI (TÍTULO CUARTO: DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES; CAPÍTULO VII: NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO), el cual sigue en sus mismos términos.
En realidad el Procedimiento de Oposición complementa el proceso de examen de una marca previo a su registro, por lo que los elementos aportados por el oponente pueden ser útiles para el examinador, pero no son vinculantes, ya que el examinador analiza la marca conforme a la Ley y los criterios establecidos por los tribunales.
Es por lo anterior que en la presente reforma, no se modifica en nada ni se sustituye lo relativo a la NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO, de la LPI, así como lo establecido en el TÍTULO SEXTO, DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y en específico el CAPÍTULO II, DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA y el CAPÍTULO III, DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, del ordenamiento mencionado y disposiciones reglamentarias.
En realidad la adopción del Sistema de Oposición en la legislación Mexicana, es un filtro adicional que trata de prevenir y reducir el número de solicitudes de nulidad de una marca y por ende, hacer más eficiente la función del IMPI y de los tribunales en última instancia, puesto que se evitará o cuando menos decrecerá la expedición de títulos por error o inadvertencia del IMPI que podrían invadir derechos previamente concedidos o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria determinada.
Adicionalmente, la adopción de este Sistema de Oposición, también pretende disuadir la solicitud y el uso de marcas similares o que se presten a confusión respecto de otras ya registradas.
La publicación de esta reforma, sin duda es un importante avance en materia de protección a la Propiedad Industrial y es un elemento más para incrementar la competitividad de nuestro país.
Probablemente, como sucede con todas las reformas, habrá que esperar ajustes y modificaciones a disposiciones reglamentarias así como realizar adecuaciones a la estructura del IMPI y a sus sistemas informáticos y de publicaciones, inclusive la creación de un área dedicada al estudio de las Oposiciones como sucede en organismos similares en otros países.
Asimismo, los abogados y profesionales dedicados a la materia, habremos de poner especial cuidado en la revisión de las publicaciones realizadas a través de la Gaceta para detectar solicitudes de marcas de terceros que pudieran invadir los derechos de nuestros clientes, para que en su caso, se realicen o se atiendan los Procedimientos de Oposición necesarios que protejan sus intereses.
Anexo a la presente nota, nos permitimos enviar un cuadro comparativo de los artículos que fueron objeto de la presente reforma, para mayor referencia.
Para conocer más sobre este tema, favor de contactar a: Lic. Esperanza Viesca Urquiaga: eviesca@samanosc.com.mx Lic. Cynthia Osorio Muñoz: cosorio@samanosc.com.mx
Artículos Reformados
TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
Art. 6º.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:
... IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se suscriben con motivo de la aplicación de la misma;
... VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;
... X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;
Texto anterior 2º párrafo Fr.X
Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos.
Texto vigente (reformado) 2º párrafo Fr. X
Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión;
Comentario
Se incluye una redacción más clara y acotada sobre lo que será publicado en la Gaceta. Resoluciones definitivas y resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos.
Art. 7 Bis 1.-
Texto anterior
El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.
Texto vigente (reformado)
El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.
Comentario
Se aprovechó esta reforma para actualizar el nombre de la Secretaría de Economía.
Art. 8º.-
Texto anterior 2º párrafo Fr.X
El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.
Texto vigente (reformado) 2º párrafo Fr. X
El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.
Comentario
Se eliminó el que la gaceta se editará mensualmente, ya que la Gaceta podrá ser editada en más de una ocasión al mes, pensado en el Procedimiento de Oposición.
TÍTULO CUARTO DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES CAPÍTULO V DEL REGISTRO DE MARCAS
Art. 119.-
Texto anterior 2º párrafo Fr.X
Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.
Texto vigente (reformado) 2º párrafo Fr. X
Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.
Comentario
Se adiciono la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta para que se pueda iniciar el Procedimiento de Oposición, además de que el IMPI continuará con el examen de forma, incluyéndose también que el IMPI revisará la documentación exhibida por el solicitante.
Art. 120.-
Texto anterior
Este artículo se había derogado.
Texto vigente (reformado)
Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o.1 y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.
Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.
El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.
La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.
Comentario
Se incluye el Procedimiento de Oposición por parte de un tercero.
No obstante la oposición a una solicitud de registro no suspende el trámite de registro ni prejuzga sobre el resultado del examen de fondo que realice el IMPI, sobre la solicitud, la oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.
En la Gaceta se publicarán las solicitudes de registro para que terceros puedan oponerse. Asimismo, en la Gaceta se publicarán las solicitudes en las que se haya presentado alguna oposición.
Es por lo anterior que los artículos precedentes relacionados con la Gaceta, fueron reformados.
Art. 123.-
Texto anterior
Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113, y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.
Texto vigente (reformado)
Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite.
El nuevo trámite deberá:
Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;
Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 1142 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y
Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley. En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.
Comentario
Se considera la publicación en la Gaceta relacionado con el Procedimiento de Oposición.
Art. 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.
En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
Texto anterior Comentario
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Texto vigente (adicionado) 3er párrafo.
En su caso el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda.
Se incluye la obligación del IMPI de notificar al oponente de una solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que haya negado su registro.
Comentario
Se considera la publicación en la Gaceta relacionado con el Procedimiento de Oposición.
TÍTULO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS
Art. 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: ...
Texto anterior 3er párrafo.
IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.
En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.
Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes; bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.
Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.
Texto vigente (reformado) 3er párrafo.
IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.
En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.
Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.
Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.
Comentario
Además de ajustarse un poco la redacción, se incluye como objeto de la publicación el cambio de domicilio del solicitante o titular de un registro y el cambio de ubicación de un establecimiento.
1El artículo 4º se refiere a que no se otorgará ninguna patente, registro o autorización ni se dará publicidad en la Gaceta a ninguna figura cuando sus contenidos o forma sean contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. El artículo 90 se refiere a lo que no será registrable como marca.
2El artículo 113, se refiere a los datos que debe contener la solicitud de registro de una marca. El artículo 114 se refiere a los documentos que se deben acompañar a la solicitud de registro de una marca.